學術成果
淺談自由實施FTO盡職調查的意義
作者：李建偉
作者單位：北京潤平知識產權代理有限公司
伴隨著全球市場貿易的發展，在貿易中引起的專利侵權案件量一直居高不下。話不多說，先來看兩組統計數據吧~
中國2015-2017年專利訴訟量季度變化趨勢
（數據來源：中國裁判文書網/新聞源）
其中，2015年一季度至2017年四季度，我國已進行裁判的專利訴訟案件一共約13000余件，其中2015年約5600余件，2016年約4000余件，2017年約3700余件，雖然有的季度有下滑跡象，但平均每個季度也有超過1000件的專利訴訟量。
（美國2015-2017年專利訴訟量季度變化趨勢）
數據來源：IAM Magazine/Unified Patents
其中，2015年一季度至2017年三季度，美國已進行裁判的專利訴訟案件一共約近14000余件，其中2015年約5786件，2016年約4650件，2017年約3534件，其專利訴訟量更是超過了中國。
面對如此巨量的專利訴訟案件，企業應該如何才能預防自己的產品遭遇專利侵權訴訟呢？
不用著急，小編給大家推薦一款防侵權神器——FTO（Freedom To Operate, 自由實施）盡職調查，它是指對實施該技術是否可能侵犯他人專利權和違反其他法律法規的規定而進行的調查和研究；FTO盡職調查報告是一種法律意見書，其具有一定的法律效力。
那么，FTO盡職調查報告究竟會有哪些價值呢？接下來小編就從商業和技術兩個方面來給大家科普一下吧。
● ● ● 商業價值
包括中國、美國在內的全球很多國家，在判定專利侵權案件時，會將侵權人是否故意侵權（Willful Infringement）當成侵權賠償的重要評判標準。
此時，若專利代理機構出具的FTO盡職調查報告的評估結果表明被調查的技術不構成對其他專利權的侵犯，則能夠避免被法院認定為故意侵權，從而避免在遭遇侵權訴訟時具有較高賠償額的裁決。因此，FTO盡職調查在一些層面上能夠有助于為使用該技術的企業減少經濟損失，具有商業價值。
● ● ● 技術價值
在FTO盡職調查的過程中，專利代理人或專利律師最重要的工作就是對在審（其有授權可能）和已授權的專利申請或專利進行檢索，仔細將其與欲實施的技術進行對比，并還應對專利侵權進行深入的分析以給出是否存在侵權風險的分析結論。
一般來說，侵權風險分析結論可分為不侵權、可能侵權和侵權，并且企業應當針對不同的侵權風險的分析結論分別采取相應的預警措施。
小編初步整理了一下，企業一般可以采取如下的預警措施：
Ⅰ 針對存在的可能侵權的風險，一般是由于相關專利的專利權所限定的技術方案較為詳細，比如相關專利的專利權所要求保護的是技術特征A+B+C，而欲實施技術是技術特征A+B、A+C或B+C，此時企業在改造或優化技術時應當注意對欲實施技術方案進行規避，以免在加入了新的技術特征之后，又落入了在先專利權的保護范圍；
Ⅱ 針對存在的侵權風險，企業應當引起高度重視，大致可以采用以下5種應對策略：
1） 對該技術進行改造，但要注意避免被認定為等同侵權，以繞開專利權的保護范圍；
2） 與相關專利的專利權人進行交涉，包括專利轉讓、許可使用、交叉許可等；
3） 對相關專利申請或專利提出質疑，包括對相關專利申請提公眾意見以及對相關專利提無效；
4）等待該專利權期限屆滿；
5）徹底放棄實施該技術。
預防大于治療，而全面的FTO盡職調查可以幫助企業盡早找到產品技術走向市場前的風險，并使得企業掌握主動權，能夠提早對技術改進或變型以有效規避知識產權糾紛的法律風險，減少甚至避免潛在的損失。
● ● ● 小結
目前，中美貿易戰愈演愈烈，美國301貿易調查中所主要提及的強迫技術轉讓和知識產權問題將專利侵權擁向了風口浪尖，以及專利法修訂草案中上調專利侵權的賠償數額的提議...這一系列的事件都預示著我國將會繼續加大知識產權侵權和維權的力度，真正在法律訴訟層面上為科技創新保駕護航。
因此可預見的是，FTO盡職調查在不久的將來會越來越多地出現在企業的技術研發和產品上市項目中，也會有越來越多的專利代理人或專利律師會加入到這項業務工作中，而FTO盡職調查也勢必會被越來越多的企業開展來尋找技術自由實施的空白領地。
（以上圖片源自網絡）
